1. 지식재산권은 무엇인가?

"A씨는 스타트업을 준비 중에 있다. 그런데 스타트업과 관련된 어느 모임에 갔다가, 지식재산권이 있는 스타트업이 5년 이후 생존 확률이 훨씬 높다는 이야기를 들었다. 지식재산권에 대하여 생각조차 하고 있지 않았는데 마음이 급해졌다. 스타트업을 위한 지식재산권 어떻게 준비해야 할까?"

우리들의 평범한 일상 곳곳에 지식재산권은 깃들어 있다. 치약의 제조 공정에는 영업비밀이 있으며, 비누에는 특허권이 걸려 있고, 칫솔에는 특정 디자인으로 고안된 디자인권이 있다. 신문에는 저작권이 있으며, 햄버거와 커피 브랜드는 상표권을 가지고 있다. 노래방 기기에 들어 있는 모든 곡들에는 저작권이 있기도 하다.

당신이 스타트업을 준비하고 있다면, 그 어떤 업태의 스타트업이든 지식재산권은 반드시 따라 다닌다. 본 장에서는 지식재산권이 무엇인지 쉬우면서도 조금 더 진지하게 살펴보고자 한다.

2. 지식재산권에는 어떤 것이 있나?

"A씨는 사람들의 창업을 돕는 상담사이며, 그에 관련된 책을 썼다. 그리고 B씨는 그 책을 기반으로 창업에 대한 어플을 개발하였다. A씨와 B씨는 어떤 지식재산권을 가지고 있을까?
(답 : A씨는 저작권, B씨는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있음. B씨가 특허를 출원하여 등록이 되면 특허권이 생김)"　

우리가 말하는 지식재산권은 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니다. 인류가 살아오면서 개발해 낸 그 무엇인가가 바로 지식재산이다. 다만 모든 발명품에 지식재산'권'을 부여하는 건 아니다. 예컨대 못과 망치 역시 처음 개발할 당시엔 엄청난 발명품이었을 테지만 오늘날은 누구나 쉽게 못과 망치를 만들 수도, 사용할 수도 있다. 지식재산권은 이처럼 누구나 아는 것을 보호하지 않는다. 여러 지식재산 가운데 특별한 그 무엇인가만 보호하는데, 이를 법적 의미에서 지식재산권이라고 한다.

지식재산권이란 과학기술 및 문화적 창조활동의 지적인 소산물에 부여되는 법적 권리들을 합하여 부르는 말이다. 예전에는 지적재산권이란 용어를 사용했으나, 일본식 한자어라는 지적이 있어 최근에는 지식재산권이라고 부르고 있다. 지식재산권에는 특허, 실용신안, 상표, 디자인을 포함하는 '산업지식재산권'과 문학, 음악, 미술, 사진 등의 창작자를 보호하는 '저작권', 영업비밀과 같이 기존의 산업재산권 및 저작권으로는 보호하기가 적당하지 않아 별도 법률로 보호하고 있는 '신지식재산권' 등이 있다.

3. 지식재산권은 등록이 필요한가?

"A씨가가 쓴 책은 저작권으로 보호받는다. 또한 B씨는 자신의 어플에 대하여 특허를 받을 계획이다. 각 권리는 등록을 해야 할까? (답 : 특허는 등록을 해야 하지만, 저작권은 등록이 필요 없음)"

산업지식재산권인 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권과 신지식재산권인 영업비밀의 가장 큰 차이는 등록 여부이다. 특정 기술을 가진 사람이 자신의 기술을 아무에게도 공개하지 않은 채 영업을 할 수도 있고, 반면 일반 대중에게 자신의 기술을 공개하고 그 대신 해당 기술에 대한 배타적이고 독점적인 권리를 획득할 수도 있다. 기술을 비밀로 유지하면서 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'상 요구하는 일정 요건을 충족하면 가질 수 있는 권리가 '영업비밀'이라면, 공개 이후 등록을 통해 획득하는 법적 권리가 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권이다.

우리나라의 경우 저작권은 등록하지 않아도 창작하는 순간부터 발생한다. 즉 저작권은 창작하는 순간부터 자연적으로 발생하지만 그만큼 남에게 증명하기가 쉽지 않다. 그래서 저작권 등록협회를 통하여 등록을 하고 공식적으로 인증을 받게 되면 본인의 저작물임을 남에게 증명하기에 유리하다. 다만 등록 자체가 필수적 조건은 절대 아니다. 반면 다른 국가에서는 정책적인 필요에 따라 저작권도 반드시 등록해야만 권리를 주장할 수 있도록 하는 경우도 있다.

4. 특허권에 대해 알아보자

가. 특허를 굳이 내야 하나

"B씨는 특허에 대해 이제 막 공부하기 시작했다. 그런데 특허는 공개를 대가로 국가로부터 독점·배타적인 권리를 부여받는 것이라고 한다. 특허는 받고 싶지만 공개라는 점이 걱정된다."

특허는 배타적이고 독점적인 권리를 부여하는 것이다. 그런데, 특허는 공개를 대가로 한다는 점에서 일부 사업자들에게는 이해관계가 엇갈릴 수 있다.

어떤 사업을 한다고 했을 때, 그 사업의 핵심은 아무래도 기술력일 가능성이 높은데, 기술력이란 외부에 공개를 하지 않는 것이 좋을 수도 있다. 고려청자를 만드는 도자기 기술을 한 번 생각해 보자. 도자기 기술을 가진 고려 시대 장인들은 외부에 기술이 노출되는 것을 엄격하게 금하였고, 그 결과 고려청자 기술은 오늘날에조차 청자의 비취빛 색깔을 구현하기 힘들 정도로 고려 시절 장인만의 기술이 될 수 있었다. 그런데, 만약 이 기술을 외부에 공개하고 독점·배타적 권리를 받는 특허와 같은 제도가 그 당시에 있었다고 한다면 어떻게 되었을까? 아마 고려청자 기술은 더욱 발전하여 오늘날 또 다른 도자기 기술의 밑거름이 되었을 것이다. 그런데 특허제도를 통해 관련 사업을 발전시키고자 하는 것은 국가의 바람이며, 사업자의 입장은 다를 수도 있다.

사업자로서는 언젠가는 자신의 기술력이 후발 주자들에게 따라 잡힐 수 있다는 가정 아래에 특허권을 획득하여 20년 간 후발 주자들로부터 안전하게 시장에서의 자기 지위를 유지할 것인지, 아니면 후발 주자들은 자신의 기술을 절대로 베낄 수 없다는 가정 아래 해당 기술을 비밀로 유지하여 독점적 생산·판매를 할 것인지를 선택해야만 한다. 고려청자 장인들은 후자를 선택했던 것이다.

그러면 본인의 고유한 기술에 대하여 특허를 내는 것이 좋을까? 아니면 비밀로 유지하는 것이 좋을까? 그것은 기술의 특성에 따라 다를 수 있다. 고려청자처럼 절대로 후발 주자가 근접할 수 없는 독보적 기술력을 가졌다면 특허를 출원하지 않고 비밀로 유지하는 편이 더 나을 것이다.

독보적 기술력이 없더라도 다른 측면에서 특허 출원 여부를 생각해 볼 수 있다. 특허 출원은 누구나 할 수 있는 것이지만 등록은 다른 문제다. 후술하겠지만 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 등이 입증돼야만 특허를 받을 수 있다. 따라서 자신의 기술이 특허를 받기에 부적합하다면 공개를 전제로 한 특허를 출원하지 않고 비밀로 유지하는 것이 오히려 사업자에게는 더 도움이 될 것이다. 예를 들어, 빈대떡을 부쳐서 파는 요리사가 있다고 치자. 이 빈대떡은 너무나 맛이 있고 요리사는 어떤 비법을 가지고 있다. 그런데 이 비법이 특허를 받을 수 있을까? 앞서 언급한대로 특허를 받으려면 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성의 요건을 통과하여야만 한다. 일단 특허를 출원하게 되면 등록 여부와 관계없이 공개가 된다. 만약 요리사의 비법이 그 요건들을 통과하지 못하여 특허로 등록되지 못한다면 요리사로선 별다른 혜택도 없이 자신의 비법만 공개한 꼴이 된다. 그렇다면 요리사는 특허를 출원하지 않고 비법을 비밀로 간직하면서 빈대떡 장사를 하는 편이 더 나을 것이다.

나. 특허를 내면 내 기술이 전부 공개되나?

"B씨는 창업 카운슬러로서 관련 아이디어를 개발하였고 사람들이 소정의 비용을 지급하고 그에 대한 정보를 주는 방식의 어플을 만들었다. 그런데, B씨는 자신의 아이디어 중 핵심적 영역에 대해서는 공개하지 않기를 원한다. 특허를 내면 자신의 아이디어 전부 공개되는 것일까?
(답 : 특허를 내더라도 핵심적인 아이디어는 공개를 하지 않고 영업비밀로 가지고 있을 수도 있음)"

특허를 내는 경우라 할지라도 자신의 기술 전부를 세상에 완전히 다 공개하는 것은 누구라도 사실 꺼려하게 된다. 기술을 세상에 완전히 공개한다면, 곧 후발 주자들이 금방 기술을 따라잡아 새로운 발명을 내놓게 될 것이고, 결과적으로 발명자는 시장에서 후발 주자에게 밀리게 될 수 있다.

여기서 노하우(know-how)라는 개념이 나온다. 노하우는 비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험을 말한다. 발명도 특허 출원 이전에는 노하우로 볼 수 있으며, 특허 출원으로 발명이 공개되면 더 이상은 노하우에 속하지 않게 된다. 여기서 잠깐. 앞서 나왔던 영업비밀과 노하우는 어떤 차이가 있을까. 노하우 가운데 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'상 요구하는 일정 요건, 즉 비공지성, 경제적 유용성, 비밀 관리성의 요건을 충족하면 영업비밀로 보호를 받게 되는데 이에 대해선 영업 비밀 편에서 자세하게 설명하고자 한다.

발명자는 자신의 기술 전부를 공개하기 꺼려한다. 하지만 특허를 내고는 싶다. 이 때 발명자는 자신의 기술 중 일부분에 대해서만 특허를 내고, 아주 핵심적인 부분에 대해서는 비밀로 할 수도 있다. 가령 어떤 플라스틱 제품을 만들 때 필요한 온도가 60℃라고 한다면, 특허 출원 명세서에는 40℃∼80℃로 표기를 한다. 그러면 후발 주자들은 40℃부터 80℃까지 온도를 전부 일일이 테스트하여 제품의 생산 조건을 알아내야 한다. 이 때 60℃라는 생산 조건은 노하우가 되며, 영업비밀이 될 수도 있다. 기술의 어떤 부분을 노하우로 감추고 어떤 부분을 특허로 출원할 지는 고도의 기술적 검토가 필요하다.

다. 내가 생각해 낸 것도 발명이 될 수 있나?

"B씨는 자신이 만든 어플이 특허를 받을 만한 발명인지 궁금하다. 발명은 먼 나라의 이야기 같기만 하다."

특허를 내기 전에 일단 발명을 해야 된다. 발명이란 생각하는 것처럼 어려운 것이 아니다. 엄청난 기계를 만들어내는 것도 발명이지만, 사소한 생활 용품을 만들어 내는 것도 발명이다. 볼펜을 사용하다가 땀에 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 볼펜의 손에 쥐고 쓰는 부분에 미끄럼방지를 위한 손잡이를 다는 것도 발명이며, 더 간단하게는 빨대를 휠 수 있도록 하여 먹기 편하게 한 것도 발명이다.

우리나라 특허법상, 발명은 세 가지 종류가 있다. 즉, 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명(특허법 제2조 제3호 참조)이 있다. 물건의 발명이 무엇인지는 쉽게 생각할 수 있다. 예를 들어, 아스피린의 발명이 물건의 발명에 해당한다. 물건을 생산하는 방법의 발명은 아스피린을 만드는 방법의 발명을 생각하면 된다. 그런데, 방법의 발명은 무엇일까? 고층 건물을 쉽게 짓는 건축 방법이 방법의 발명에 해당한다. 최근 등장한 방법의 발명으로는 BM(Business Method) 발명이 있다. BM 발명은 영업방법을 컴퓨터 기술로 구현시킨 것인데, 각종 애플리케이션(앱)의 경우 BM 발명을 이용하고 있다고 볼 수 있다. 가령 전자상거래의 경우를 앱으로 만들었을 때 기존에 없던 참신한 아이디어를 더하여 새로운 유형의 서비스를 제공한다면 BM 발명이라고 볼 수 있다. 물건의 발명과 비교할 때 방법의 발명의 가장 큰 차이점은 시계열적으로 각 단계가 구현되어야 한다는 점이다. 쉽게 말하여, 인공지능(기계)이 밥을 짓는 방법의 발명한다고 했을 때, 쌀을 씻는 단계, 이물질을 제거하는 단계, 쌀과 물의 비율을 맞추는 단계, 열을 가하는 단계, 뜸을 들이는 단계로 나눌 수 있을 것이다. 방법의 발명은 발명을 이렇게 단계 별로 쪼개어 명세서에 기재해야 한다.

또한, 발명은 구체적인 물건을 만들어내지 않아도 된다. 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명 같은 경우는 구체적인 발명품이 존재하지도 않겠지만, 물건의 발명 역시 구체적인 물건을 보여줄 필요는 없으며 설계도 등의 도면으로도 충분히 인정받을 수 있다.

라. 내 발명은 특허를 받을 수 있을까?

"B씨는 자신이 만든 어플의 작동원리가 방법의 발명에 속한다는 것을 알았다. 그런데 특허 출원을 하면 등록 가능성은 얼마나 될지 궁금해 한다."

발명을 했다고 하여 모든 발명이 특허를 받는 건 아니다. 특허법 제29조 제1항은 산업상 이용가능성과 신규성을, 제2항은 진보성을 특허요건으로 정하고 있다.

(1) 산업상 이용가능성이란

산업상 이용가능성은 여러 측면에서 검토를 해야 한다. 발명은 일단 완성이 되어야 하는데, 미완성 발명은 산업상 이용가능성이 없으므로 특허를 받지 못한다. 특히 문제가 되는 발명은 미생물, 식물(GMO)같은 생물의 발명이다. 특허는 누구에게나 공개를 하는 것을 원칙으로 하기 때문에 미생물을 국제기탁기관에 기탁(보관)해 두어야 하고 기탁이 되지 않았다면 미완성 발명으로 특허를 받을 수 없다. 또한 의약 용도발명에 있어서도 약리효과의 실험 데이터가 명세서에 기재되지 않았다면 미완성 발명으로서 특허를 받을 수 없다.

발명이 완성되었다 하더라도 산업상 이용가능성이 없는 경우가 있다. 의사의 수술방법이 대표적이다. 의사 등 임상 전문가의 판단을 필요로 하지 않는 기계적인 진단 방법이나 진단 키트는 특허의 대상이 되지만, 의사의 수술 방법이나 임상적 판단이 요구되는 진단 방법과 같은 경우에는 공익적 차원에서 누구나 사용 가능해야 하므로 발명자의 독점적 지위를 인정하지 않기 때문에 산업상 이용가능성이 없다.

(2) 신규성이란

신규성이란 기존 기술과는 다른 것을 의미한다. 특허법 제29조 제1항의 각 호는 신규성 상실을 열거하고 있다. 즉, 공지되었거나, 공연히 실시되었거나, 반포된 간행물에 게재되었거나, 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명 등은 신규성의 상실로 특허를 받을 수 없다. '공지'라는 것은 불특정인에게 발명이 특허 출원 전에 공개가 되었다는 것을 의미하고, '공연히 실시되었다'는 것은 특허 출원 전에 해당 발명품을 판매한 경우를 예로 들 수 있다. '반포된 간행물의 경우'는 특허 출원 전에 발명품의 카탈로그를 제작되었다거나, 대학도서관에 학위논문이 입고된 것을 예로 들 수 있다. '전기통신회선'이란 간단히 말하여 인터넷에 발명이 공개된 것을 의미한다.

특허 출원 이전에 발명이 공개되었다는 것은 특허를 받을 수 없게 만드는 사유가 된다. 다만 본인이 발명을 공개하고 나서 특허를 받지 못하는 불합리성을 방지하기 위해 우리나라 특허법 제30조는 발명자에 의해서 공개된 후 1년 이내에 특허 출원을 하면 신규성 상실 예외 사유로 특허를 받을 수 있도록 하고 있다. 또한 발명자의 의사에 반하여 공개된 경우에도 신규성 상실 예외 사유로 인정될 수 있다. 단, 신규성 상실 예외 사유는 국가 별로 매우 다르기 때문에 주의가 필요하다. 신규성 상실의 예외라는 것은 매우 엄격하게 평가되어야 하므로 특허 출원인의 주장을 증명할 수 있는 서류를 반드시 제출해야 한다.

(3) 진보성이란

특허법 제29조 제2항에서 규정하고 있는 진보성은 "그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명"할 수 없는 발명을 의미한다. 진보성은 당연히 신규성을 전제로 한다. 가령, 빨간 볼펜이 기존의 기술인데, 파란 볼펜을 누군가 발명했다고 했을 때, 빨간 볼펜과 파란 볼펜은 다르므로 신규성은 있으나 진보성은 없을 것이다. 진보성이란 장애물 달리기의 허들에 비유가 될 수 있는데, 일반인들에게 30㎝ 허들은 쉬우나, 50㎝ 허들은 어려울 것이다. 하지만 달리기 선수들에게는 50㎝의 허들은 쉬우나, 100㎝의 허들은 어려울 것이다. '그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람'은 달리기 선수로 볼 수 있는데, 달리기 선수들에게 쉽게 넘기 어려운 정도의 허들의 높이가 진보성을 의미한다고 볼 수 있다. 

진보성에서 주의해야 할 점은 사후적 고찰의 금지이다. 쉽게 설명하면 콜롬버스의 달걀 이야기와 같다. 콜롬버스가 삶은 달걀의 끝을 살짝 깨서 달걀을 세우기 전까지는 아무도 달걀을 세우지 못했다. 콜롬버스가 삶은 달걀을 세운 후에야 사람들이 달걀을 세우는 방법을 알게 된 것이다. 일단 누군가에 의해 행해진 발명은 그 이후 매우 쉽게 느껴지게 되는데, 이를 사후적 고찰이라고 한다. 따라서 발명품에 있어 진보성의 유무는 현재 기준이 아니라 특허 출원 당시의 기준에 비추어 판단되어야 한다. 그 외에도, 진보성 판단에 있어 고려해야 하는 점은 상업적 성공 유무와 진보성은 무관하다는 점입니다. 지우개가 달린 연필은 상업적으로 엄청난 성공을 거뒀지만 진보성이 부정되었던 대표적인 사례다.

마. 신규성과 진보성을 어떻게 확인할 수 있나?

"B씨는 특허에 대한 전문가가 아니므로 자신의 발명이 신규성, 진보성이 있는지 판단하기 힘들어 한다. 어떻게 알아보아야 할까?
(답 : 키프리스를 통하여 다른 유사 발명과 비교를 하면서 선행기술조사를 하면 됨)"

일단 발명을 했다면, 자신의 발명이 신규성이 있는 것인지, 즉 기존에 없던 기술인지 알아보아야 한다. 각 나라의 특허청은 일반인들도 쉽게 찾아 볼 수 있도록 특허 검색 시스템을 제공하고 있다. 우리나라에서는 키프리스(www.kipris.or.kr)라는 사이트를 통하여 자신의 발명이 기존에 있던 것인지 확인해 볼 수 있다. 이러한 절차를 '선행 기술 조사'라고 하는데, 키프리스에서 '선행 기술 조사'를 진행해 볼 수 있다.

특허법은 '속지주의' 원칙을 취한다. 즉, 각 나라별로 특허를 등록하고 특허가 등록된 나라에서만 보호받을 수 있다. 우리나라에서 민변 씨의 발명을 우리나라에만 특허 출원·등록하였다면 미국에서는 특허 침해에 대하여 아무런 보호를 받을 수 없다. 이를 방지하기 위해선 미국에서도 특허 등록을 마쳐야만 한다.

그런데, 특허법이 속지주의가 적용되더라도 특허를 받을 수 있는 발명은 특정 국가 뿐만 아니라 전세계적으로 신규성과 진보성을 갖추어야 한다. 결국 키프리스 검색에서 선행 기술은 국내와 해외 모두를 찾아보아야 한다. 그 외에도 구글 검색을 통하여 자신의 발명과 동일한 선행 기술이나 논문이 있었는지를 추가로 조사해 보는 것이 좋다. 자신의 발명이 선행 기술과 다른 기술이 아니라면 특허를 출원해도 등록되지 못한다. 결론적으로, 국내에서 특허를 출원하더라도 해외에 똑같은 기술이 이미 존재했다면 특허 등록은 거절당하게 된다.

진보성이란 간단히 말해 기존의 기술보다 약간 더 진화된 발명이다. 즉 신규성은 똑같은 발명이라면, 진보성은 그것에 살을 붙인 발명이다. 다만 진보성의 '정도'에 대해선 일률적으로 말할 수 없다. 개개의 발명이 속하는 기술 분야가 모두 다르며, 각 분야에서 통상의 지식을 가진 사람의 수준도 모두 다르기 때문이다. 따라서 진보성의 정확한 판단을 위해서는 특허변호사나 변리사와 같은 전문가의 도움이 필요한 경우가 많다. 다만 대략적인 수준에서 스스로 알아볼 수 있는 방법이 있는데, 우선 키프리스 검색을 통하여 유사한 발명이 있는지 찾아보고, 그 발명에 비하여 자신의 발명이 얼마나 차별성이 있는지 비교해 보면 어느 정도 틀이 잡힌다. 신규성과 마찬가지로 구글 검색을 통하여 유사 발명이 있는지 관련 논문이 있는지 찾아보아야 할 것이다.

바. 내 발명, 특허 출원하려면 어떻게 하나?

"B씨는 선행기술조사를 통하여 자신의 발명이 등록될 수 있다는 확신이 생겼다. 이제 출원을 하고자 한다."

특허 출원은 가급적 특허변호사나 변리사와 같은 전문가의 도움을 받아 일단 관련 서류를 작성해야 하는 것이 시간과 노력을 절약할 수 있다. 준비할 서류에는 특허출원서, 명세서, 도면, 요약서가 있는데 보통은 명세서라고 총칭하여 부른다. 특허출원서에는 특허출원인의 성명, 주소, 발명자의 성명, 주소(출원인과 발명자는 다를 수 있다) 등의 정보가 들어간다. 명세서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허 청구범위를 기재하게 된다. 도면은 명세서 기재 내용의 이해를 돕기 위하여 첨부한 그림이며, 굳이 필요가 없다면 제출하지 않아도 된다. 요약서는 발명의 개요를 간단하게 적는다.

이들 서류 중에서 가장 중요한 것은 명세서이며, 그 중에서도 가장 중요한 것은 특허 청구범위다. 명세서에는 자신의 발명에 대한 자세한 정보를 담는다. 앞서 설명한 노하우에 관한 부분은 생략하고 꼭 들어가야만 하는 내용만으로 명세서를 작성한다. 보통 명세서에 담은 자신의 발명에 대한 상세한 설명이 특허권의 권리 범위라고 보통 착각을 하기도 하는데, 특허권의 권리 범위는 특허 청구범위에 의해서 정해진다는 사실에 유의해야 한다. 특허 청구범위는 특허항들로 구성되어 있으며 특허 청구항은 짧은 문장으로 쓰여져 있으므로, 당연히 발명의 상세한 설명에 비하여 매우 간단하다. 특허는 그 짧은 특허 청구범위에 글자로 기재된 내용만 권리로 인정하며, 발명의 상세한 설명은 특허 청구범위를 보완해 주는 기능 밖에 없다. 따라서, 특허 청구범위를 얼마나 잘 작성하느냐가 발명이 특허로 얼마나 잘 보호받을 수 있느냐를 결정하게 된다.

특허 등록 가능성과 특허 청구항의 권리 범위는 반비례 관계라고 할 수 있다. 특허 권리 범위를 넓게 가져가면 가져갈수록 사후 있을지 모르는 특허 침해에 대해 잘 대비할 수 있지만 그만큼 특허 등록을 받기가 어렵다. 반대로 특허 권리 범위를 좁게 가져가면 특허 등록 가능성은 높으나, 특허 침해에 대하여는 방어가 그만큼 어렵다. 특허권의 권리 범위가 너무 좁아 휴지조각이나 다름없는 이른바 '종이 특허'에 불과하다면, 특허 침해가 일어났을 때 특허권자의 권리를 거의 보호받지 못하게 된다. 따라서, 특허 등록율이 높다고 광고하는 특허사무소를 이용하는 경우에는 특허 청구항의 권리 범위를 확인하는 것이 자신의 기술에 대한 권리의 법적 보호를 위하여 무엇보다 중요하다.

만일 스스로 특허 등록 신청하고자 할 땐 위 설명 내용을 참조해 특허청이 개설한 '지식재산 탐구생활' 홈페이지를 통해 기본 내용을 확인해 본 후(http://www.kipo.go.kr/easy/), 특허청 홈페이지에 있는 전자출원 사이트인 특허로를 통해 출원 신청을 하면 된다.

사. 특허 출원 후 등록까지는 얼마나 걸리나?

"B씨는 특허를 출원하였다. 그런데 등록은 언제 결정이 될까? 기다리는 시간이 힘들다.
(답 : 특허 출원 후 등록결정까지는 2년 정도 걸림)"

특허는 공개를 대가로 권리를 부여하는 것이라는 점에 대하여는 이미 설명한 바가 있다. 공개는 특허를 출원한 후 1년 6개월이 경과된 임의의 시점에 이루어진다. 이 때 공개되는 발명을 공개 특허라고 하는데, 공개 특허는 아직 특허 등록이 된 것이 아니므로 특허권이 없다. 그 후 발명의 신규성, 진보성 등에 대하여 특허청의 심사가 있다. 특허청에서는 발명이 특허 등록을 하는 데에 특허 요건상 문제가 있다면 보정을 하도록 의견제출통지서를 보내고, 출원인은 의견제출통지서를 받은 후에 의견서 및 보정서를 제출하여 특허 청구범위를 보정할 수 있다. 보정 후 특허 청구범위에 문제가 없다면 특허청에서는 등록 결정을 한다. 그 후 등록료를 납부하면 그 때서야 특허권이 부여가 되는데, 특허 출원 후 등록까지는 대략 2년 정도의 시간이 소요된다. 발명자에 따라서는 추가 심사비용을 들여 보다 빠른 우선심사제도를 신청하는 경우도 있다. 

특허 심사에서 거절이 되는 경우도 있는데, 이 때에는 특허청에 재심사청구를 해 다시 한번 심사를 받거나, 특허청에 거절결정불복심판을 청구하여 쟁송으로 해결을 도모할 수도 있다. 재심사청구에서는 특허 출원인이 청구범위의 보정을 하는데 있어 처음 심사 때보다 까다롭게 심사하게 된다. 거절결정불복심판에서 거절결정 취소심결을 받으면 특허청에서 다시 한번 등록 심사를 받게 되며, 만약 기각심결을 받게 되면 출원인은 항소하여 특허법원에서, 그 후에는 상고하여 대법원에서 특허 등록 여부를 다투게 된다. 특허변호사나 변리사는 출원과정, 심사시 보정과정, 거절결정불복심판 과정 등에서 특허 출원인을 대리하는 역할을 한다.
   
아. 돈이 없는데, 옆 집 사장님이 특허를 내 준다고 할 경우(특허 공유의 문제점)

"B씨는 자신이 개발한 어플로 사업하기를 희망한다. 하지만 B씨는 자본이 없다. 우연히 B씨의 어플과 사업전망을 알게 된 A씨는 자신이 자본을 투자하는 대신 공동사업을 하자고 하면서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 공유하자고 B씨에게 제안하였다."

특허 출원에 대한 설명을 보면서 눈치가 빠른 사람은 출원인과 발명자의 용어 두 가지가 있다는 점에 대하여 알아차렸을 것이다. 발명자가 곧바로 특허권자가 되는 건 아니다. 발명을 하여 특허 출원을 할 수 있는 권리를 '특허를 받을 수 있는 권리'라고 하는데, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람은 발명자 또는 그 승계인이다. 승계인이라 함은 유·무상으로 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 자를 의미한다.

발명자가 자신의 발명에 관하여 '특허를 받을 수 있는 권리'를 제3자에게 양도하면 그 제3자는 특허 출원을 할 수 있다(특허법 제33조, 제37조). 만약 특허 등록까지 마치게 되면 제3자가 특허권자가 된다. 혹은 발명자가 자신의 지분 일부를 제3자에게 주고 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한 후 공동으로 특허출원을 하고 특허 등록을 마치게 되면 특허 공유권자가 된다.

그런데, 특허권의 공유는 매우 신중해야 한다. 특허권은 무형의 재산권으로 토지 소유권과 같은 유체 재산권과 성격이 다르다. 우리나라 특허법상, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 지분 양도를 할 수 있다. 즉, 특허 등록이 발명자와 투자자 두 사람의 명의로 되어 있다가 두 사람 사이에 분쟁이 발생하게 될 경우 발명자는 자신의 특허를 제3자에게 팔고 싶어도 투자자의 동의 없이는 팔 수가 없는 것이다. 심지어 통상실시권이나 전용실시권, 즉 라이선스 계약을 제3자와 맺는 것조차 할 수가 없다. 반면 투자자는 자기 자본으로 직접 사업을 할 수 있다. 결국 발명자는 굶주리고 투자자는 특허를 가로채는 결과가 발생할 수도 있는 것이다. 이는 발명자가 특허 등록을 이미 완료한 상태에서 투자자에게 자신의 특허 지분을 양도하여 특허권을 공유로 설정하는 경우에도 마찬가지이다. 이와 같이, 무형의 재산권인 특허권의 법적 성질상 공유에 있어 특수한 법의 형태가 오히려 발명자를 보호하지 못하는 문제를 발생시키기도 한다.

따라서, 특허권의 공유는 매우 신중하여야 하며, 공동사업 계약서 또는 특허권 공유 계약서에는 투자자 단독으로 특허를 실시할 수 없음을 반드시 명시하여야 한다.

자. 회사에서 한 발명의 특허는 누구 소유인가? (직무발명)

"주식회사 신라 제과점의 임원 A씨는 크림단팥빵을 만드는 방법의 발명을 특허 출원하여 등록이 되었다. 특허권자는 누구일까?
(답 : 특허를 받을 수 있는 권리는 A씨에게 있음. 그 후 A씨가 특허를 출원 등록하면 특허권자는 A씨가 됨. 만약 근로계약서에 특허를 받을 수 있는 권리를 B씨에게 승계시키기로 하였고, 그 후 B씨가 특허를 출원하여 등록하면 특허권자는 최영화씨가 됨. 단, 직무발명에 대하여 B씨는 A씨에게 정당한 보상을 하여야 함)"

회사에서 한 발명이 우선 업무상 이루어 것인지 여부가 검토되어야 한다. 발명진흥법 제2조 제2호는 직무발명을 "종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"이라고 정의하고 있다. 만약, 회사와 전혀 무관하게 발명을 하였는데, 우연히 회사에서 그 발명을 알게 되고 가치를 높이 평가하여 회사에 귀속시키려 한다면, 직무발명이 아닌 개인의 발명이므로 별도의 양도계약을 맺어야만 할 것이다.

직무발명을 한 경우 회사와 종업원은 어떤 관계에 놓이게 될까. 발명진흥법 제10조 제1항은 "직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다"고 규정하고 있다. 통상실시권이란 쉽게 말해 라이선스 권리 내지는 대리점의 권리라고 생각하면 된다. 중소기업인 회사는 종업원의 직무발명에 대하여 기본적으로 통상실시권을 가질 수 있다. 더 나아가, 사전에 근로계약을 통하여 특허를 받을 수 있는 권리를 회사에 승계시키기로 하였다면, 이 경우에는 직무발명은 종업원이 하였더라도 결국 회사가 특허권자가 된다.

차. 회사로부터 직무발명에 대한 보상은 받을 수 있나?

"한국과학기술연구원의 공무원인 A씨는 최근 자신의 연구를 특허 출원하여 등록이 되었다. 그 후 주식회사 발해는 A씨의 특허에 대하여 국가로부터 기술이전을 받으면서 국가에 그 대가로 10억을 지급하였다. A씨는 국가로부터 얼마를 받을 수 있을까?
(답 : A씨는 자신의 직무발명에 대하여 등록보상금 50만원, 처분보상금 5억 원을 받음)"

직무발명에 대하여 발명자인 종업원은 회사에 특허권의 실시권을 준다면 일정액의 라이선스 이익을 얻을 수 있다. 반면 특허권 자체를 회사에 주었다면 어떤 보상을 받을 수 있을까.

발명진흥법 제15조 제1항은 "종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다"고 규정하고 있다. 또한, 발명진흥법 제16조에 따르면 사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 정당한 보상을 하여야 하며, 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다고 명시되어 있다. 또한 판례에 따르면 특허를 등록한 후에 실시하지 않은 직무발명인 경우, 실제로 상품화되지 않았음에도 불구하고 그 특허로 인하여 경쟁사들이 해당 기술을 사용할 수 없도록 하는 효과가 있다는 점을 인정하여 직무발명에 대한 정당한 보상을 하여야 한다.

그런데 종업원의 직무발명에 대하여 어느 정도의 보상이 정당한 보상일까? 보상금 산정은 특허권에 기인한 독점적 이익과 그 특허권에 대한 발명자의 공헌도를 고려해야만 한다. 특허권자인 회사가 발명을 위하여 자본을 투입하고 상품화를 위하여 공장 설비를 제공한 경우, 회사의 공헌도를 제외한 발명자만의 공헌도를 산정해야 할 것이다. 또한 발명자가 여러 명인 경우에는 공동발명자 중에서 발명자 개인의 기여도를 산정하여야 한다. 결국 보상금은 '사용자의 이익액(직무발명에 의해 사용자가 얻을 이익의 액) × 발명자 보상률(발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도) × 발명자 기여율(공동발명자가 있을 경우 그 중 발명자 개인의 기여도)'의 계산식으로 정리될 수 있다. 예를 들어, 사용자 이익이 100억 원이고 발명자 보상률이 10%이며 2명의 공동발명자 중 50%의 기여율을 했다면, 보상금은 5억원 정도가 될 것이다(100억 원 × 10% × 50%).

사용자 이익은 통상실시가 아닌 독점·배타적 이익을 의미하며 영업상 이익이 아닌 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미한다. 발명자 보상률은 최근 우리나라 판례를 보았을 때 보통 10∼30% 정도를 인정하고 있다. 만약 회사가 연구비를 지원하고, 연구 제반설비 등을 제공하였다면 발명자의 공헌도는 더 작아지게 될 것이다. 또한, 상품에 대한 특허 자체의 가치도 고려해야 한다. 휴대폰의 경우 수천 개의 특허 중 하나의 특허의 가치는 매우 미비할 수 있으며, 반대로 의약은 특허 하나가 전체 이익을 좌우하므로 훨씬 더 비중이 클 것이다.

직무발명에 대한 정당한 보상의 범위는 전세계적으로 중요한 현안이다. 일본의 과학자 나카무라 슈지는 일본 니치아화학 공업의 종업원으로 일하면서 1993년 직무발명으로 청색 발광 다이오드(LED) 발명을 하였고 최근 노벨물리학상을 수상하였다. 그런데, 발명 당시 회사로부터 2만엔의 보상금만 받게 되자 미국 대학으로 이직하였고, 그 후 민사 소송을 통하여 5%의 발명자 공헌도를 인정받아 6억 800만 엔의 보상금을 받은 바 있다. 그런데, 위 보상금이 큰 금액이기는 하지만 과연 정당한 보상인지는 의문이다. 발명 당시 청색 발광 다이오드를 개발하는데 모두 실패를 했었고 노벨물리학상을 받을 정도의 발명이었다면 발명자 공헌도를 5%보다는 훨씬 더 높게 인정했어야 하지 않을까.

공무원의 경우는 어떨까? 공무원의 직무발명의 경우에는 '공무원 직무발명의 처분ㆍ관리 및 보상 등에 관한 규정'에 따라 보상을 받게 된다. 공무원이 직무발명을 하면 국가나 지방자치단체가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하게 되고, 그 후 특허가 등록이 되면 국유특허권이 된다. 특허가 등록이 되면 등록보상금으로 50만 원을 받게 된다(제16조). 기업의 직무발명에 비하면 현저히 적은 액수이다. 그런데, 만약 그 특허를 유상으로 처분한 경우에는 수입의 50%에 해당하는 금원을 처분보상금으로 받게 된다(제17조). 따라서 공무원의 직무발명은 등록 여부보다 기술이전 여부가 더 중요하다.

직무발명에 대한 정당한 보상은 발명의욕을 고취시켜 기업의 연구·개발(R&D) 문화에 선순환을 가져온다는 점에서 특허법의 기본 취지인 산업발전에 이바지할 수 있도록 하는 원동력이다. 특히 4차 산업혁명 시대에 기업경쟁력은 특허권과 같은 지식재산권에서 출발한다는 점에서 발명의 정당한 보상이 사회 전반에 확고하게 자리잡는 것은 국가경쟁력을 위하여 무엇보다 중요할 수 있다. 또한, 직무발명에 대한 정당한 보상은 기업의 영업 비밀을 보호하는 안전장치 중 하나로 작용하게 되므로, 직무발명에 대한 정당한 보상은 무엇보다도 기업적 차원에서 인식의 변화가 있어야 할 것이다.

5. 상표권에 대해 알아보자

가. 스타트업 이름과 상표

"A씨는 떡볶이 분식 체인 사업을 시작하면서 사업체 이름을 'C떡볶이'라고 하였다. 그런데, A씨는 상법상 상호 등기와 상표 출원에 대하여 고민하고 있다."

스타트업에서 가장 고민되는 것 중 하나가 바로 사명일 것이다. 사람도 이름이 있고, 집에서 키우는 반려동물도 이름이 있는데, 하물며 새로 시작하는 사업체의 이름의 중요성은 이루 말할 수 없을 것이다. 소비자들이 듣거나 부르기 편하면서도, 한편으로는 좀 세련되고 멋진 이름을 어느 창업자나 갖고 싶어할 것이다.

그런데, 고민 끝에 스타트업 이름을 지었더라도 상표 등록이 안 되는 경우가 있을 수 있다. 뒤에서 설명하겠지만, 상표 등록 거절 이유에 해당하는 경우에는 아무리 멋진 이름이라 하더라도 상표 등록이 불가능하다. 더구나 이미 스타트업을 한참 전에 시작하여 자신의 브랜드를 주변에 알리기 시작했는데 나중에 상표 등록을 거절당한다면 무척이나 당혹스러울 것이다. 따라서, 스타트업 이름을 잘 짓기 위하여 작명하는 단계에서부터 상표 등록을 염두에 두고 있어야만 한다.

나. 상표란 무엇인가

상표(Brand)는 소나 말 등의 목축에 인두질로 화인(火印)하는 노르웨이의 고어 'Brandr'로부터 유래되었으며, 소유권 표시의 방법으로 사용되었다. 오늘날 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 사용하는 일체의 감각적 표현수단을 의미한다.

오늘날 상표는 매우 다양하다. 간단한 기호로 이루어진 기호상표, 문자로 구성된 문자상표, 기하학적 도형으로 이루어진 도형상표가 있으며, 문자나 도형 등을 결합한 결합 상표가 있다. 또한, 코카콜라 병이나 켄터키 프라이드치킨 할아버지 모습 등의 입체상표가 있다. 그 외에도 최근에는 냄새, 소리 등도 상표로 쓰인다. 예를 들어 어떤 영화에서는 시작 화면에서 사자 모습과 함께 사자 울음소리가 들리는데, 이것은 소리 상표에 해당한다.

특허권의 보호기간은 20년이나 되지만 상표권의 보호기간은 10년에 불과해 상대적으로 짧다. 다만, 10년마다 갱신할 수 있다는 장점이 있다.

다. 왜 상표가 필요한가?

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있도록 하며, 더 나아가 상품의 출처를 표시하거나 상품의 품질을 보증하기도 한다. 이것을 각각 상표의 자타상품의 식별기능, 출처표시 기능, 품질보증 기능이라고 한다. 이 외에도 상표는 오늘날 브랜드 파워로 일컬어지는 재산적 기능과 광고 선전 기능을 가지기도 한다. 따라서 스타트업을 하면서 자신만의 상표를 가지는 것은 미래가치 창출을 위하여 매우 중요할 수 있다. 더구나 4차 산업혁명 시대에서는 선두 주자로부터 나온 특별한 아이디어의 상업화가 다양한 후속 주자들을 나타나게 만든다. 그러한 후속 주자들과 선두 주자들을 차별화할 수 있는 방법이 바로 상표일 것이다.

라. 상표는 상호랑 다른가?

상표와 종종 헷갈리는 것이 상호인데, 상표와 상호는 본질적으로 다르다. 어떻게 다를까. 우리가 보통 접하는 가게의 간판이 바로 상호이다. 상호 대신 상표 등록을 꼭 해야 하는 이유는 무엇일까? 상표 등록을 마치면 상표법에 따라 국가의 보호를 받는다. 반면, 상호는 상법에 따라 등기를 하여 특별시·광역시·시·군 내에서 상품에 관계없이 보호를 받는다.

마. 상표는 어떻게 등록하나?

상표는 각 나라의 상표법에 따라 각 국 심사기관의 심사를 거친 뒤 거절 이유가 없으면 등록이 된다. 1857년 프랑스에서 상표법이 처음 만들어진 이래, 세계 각국에서 상표법 제도가 시행되었다. 현재 각 나라에 등록된 상표는 해당 등록 국가에서만 보호가 되며, 다른 나라에서 자신의 상표를 보호하기 위해서는 마드리드 의정서나 파리협약에 의하여 국제출원을 하여 등록을 해야 한다.

상표 출원 대리인으로 특허 변호사나 변리사를 통하여 상표를 출원하면 특허청에서 심사를 하게 된다(본인 스스로 상표 출원을 하고자 하는 경우에는 위 특허 출원에 관한 부분을 참고하기 바란다). 심사 후 거절 이유가 없으면 등록 결정이 나오며, 등록료를 납부하면 10년 간 보호를 받는다. 특허 등록은 2년 상당의 긴 시간이 걸리는 데에 비하여 상표 등록은 6개월 이내로 짧은 편이다.

"의사 A씨는 '속편한 내과'를 개원하면서 상표를 출원하였다. 조리사 B씨는 횟집을 개업하면서 '제주 물회'라는 상표를 출원하였다. 홍씨와 최씨가 출원한 상표는 등록될 수 있을까?"

바. 상표의 등록결정 거절 이유 

상표등록을 하기 위해서는 거절 이유가 없어야 한다. 거절 이유 중 대표적인 것이 보통명칭상표, 기술적 상표, 현저한 지리적 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장으로 된 상표 등이 있다. 이러한 상표들은 상표 등록을 할 수 없으며 출원해도 심사 과정에서 거절된다. 이에 대해 보다 자세하게 살펴보자.

보통명칭상표란 일반인들이 보편적으로 사용하는 단어만으로 이뤄진 상표를 의미한다. 일상생활에서 일반적으로 사용하는 명칭은 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있으므로 특정인에게 독점적이고 배타적인 권리를 인정하는 것은 공익에 반하여 상표 등록을 받을 수 없다. 다만 보통명칭상표에는 예전에는 상표였다가 식별력이 희석화되어 현재 보통명칭으로 된 상품들도 있다. 예를 들어, 아스피린, 지프(Jeep), 초코파이 등은 처음에는 특정 회사의 상표이었을지 모르나 현재에는 두통약이나 지프차, 초코파이 과자류를 의미한다. 보통명칭상표와 유사한 개념으로 관용상표가 있다. 관용상표란 예를 들어 정종과 같이 특정종류의 상품에 관하여 동업자들에 의하여 관용적으로 사용되는 상표를 의미한다.

기술적 상표는 상품의 산지(産地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기 등만을 표장으로 쓴 상표를 의미한다. 특히 상품의 성질을 직접적으로 기술한 상표를 '성질표시상표'라고 한다. 예를 들어, 대구(사과), 한산(모시), 영광(굴비)와 같이 산지를 표시하거나, 특선, 일품, 원조, 명품과 같이 품질을 표시하거나, 울(wool), 실크(silk)와 같이 원재료를 표시하거나, 속 편한 내과와 같이 효능을 표시하는 등의 방법으로 상품의 성질을 직접 나타내는 상표이다. 이러한 성질표시상표는 식별력이 약하여 상표 등록을 받을 수 없다. 다만, 상품의 성질을 암시적으로 기술하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

다음으로 사람들이 시도는 많이 하지만 등록할 수 없는 상표가 현저한 지리적 명칭을 이용한 상표다. 현저한 지리적 명칭이란 국가명, 국내·외의 수도명, 대도시명, 유명 관광지 등 일반인들이 잘 아는 지명을 의미한다. 이러한 현저한 지리적 명칭은 식별력이 약하여 상표 등록을 받을 수 없다.

그런데, '현저한 지리적 명칭'이란 매우 추상적일 수 밖에 없는 용어인데, 어느 정도가 되어야 과연 '현저한' 것일까. 예를 들어 조선 시대에는 뉴욕, 파리, 보스톤 등을 일반인들이 전혀 몰랐을 것이다. 그런데 요샌 해외 여행을 많이 가게 되면서 몽마르뜨(Mont-Martre) 같은 생소한 지역조차 사람들이 잘 아는 지역이 되었다. 그 결과, 몽마르뜨 김밥집, 몽마르뜨 스튜디오, 몽마르뜨언덕 등등 몽마르뜨 명칭만으로 된 상표는 등록이 거절되었다. 현저한 지리적 명칭은 과거의 지명도 포함된다. 가령, 빛고을이나 한빛이란 명칭은 광주, 대전의 옛 지명이므로 상표 거절이 된다.

그럼 사람들이 얼마나 잘 알고 있어야 현저한 지리적 명칭이 될까. 최근 특허법원의 판결은 우리나라 사람들 중 대략 30%가 알지 못하면 현저한 지리적 명칭으로 보지 않았다. 서울의 '사O원' 불고기음식점을 운영하는 A씨는 대전의 '사O원면옥' 냉면음식점을 운영하는 상표권자 B씨를 상대로 상표 등록 무효소송을 했다. B씨가 등록한 상표 때문에 A씨는 상표 침해가 되니, B씨의 상표가 무효라고 주장한 것이다. 사O원은 황해북도의 도청 소재지라고 한다. A씨와 B씨는 각각 사O원 지역에 대하여 설문조사를 했다. A씨가 북한 사O원 지역에 대하여 40대 이상 500명을 대상으로 설문조사한 결과, 사O원이 지명임을 알고 있다는 사람은 26.8%에 불과했다. B씨가 20∼79세 1000명을 대상으로 설문조사한 결과, 지명임을 알고 있다는 사람은 16.5%, 황해도 지역의 지명임을 알고 있다는 사람도 3.3%에 불과했다. 특허법원 재판부에서는 이 정도의 인지도만으로는 상표를 무효로 볼 수 없다고 판단했다. 아직 대법원 판결이 남아 있으나, '현저한' 기준을 가늠해 볼 수 있는 잣대는 될 수 있을 것이다.

간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표란 어떤 것일까. 영어 알파벳 2∼3글자로만 이루어진 상표같은 것을 의미한다. 예를 들어, OZ와 같은 상표가 있을 수 있는데, 이러한 상표는 식별력이 약하여 상표 등록을 받을 수 없다.

그런데, 우리 주변에서 가끔 이러한 짧은 영단어 상표를 찾아 볼 수가 있다. 가령 K2와 같은 상표가 있다. 이것은 어떻게 상표 등록이 된 것일까. 상표법 제33조 제1항에는 사용에 의한 식별력 취득 요건이 있다. 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭과 같이 식별력이 없는 상표라 하더라도 상표등록출원 전에 사용한 결과 수요자간에 특정 상품의 출처표시로 현저하게 인식되어 있는 경우에는 사후적으로 식별력을 취득한 것으로 보아 해당 특정 상품에 한하여 상표등록을 허용하고 있다.

성질표시상표나 현저한 지리적 명칭 상표는 사용에 의한 식별력을 취득하는 경우 외에는 등록이 불가능할까. 상표법 제33조 제1항의 조문들을 자세히 살펴 보면 '...표시한 표장만으로 된 상표'라고 되어 있다. 즉, 성질표시상표, 현저한 지리적 명칭 상표라 하더라도 기호, 도형 등의 다른 상표와 결합된 형태로 된 결합상표의 경우에는 등록이 될 수 있다.

심사 과정에서는 출원된 상표가 다른 기존의 등록 상표와 비교하여 유사한지를 판단하여 식별력이 있으면 등록 결정을 한다. 상표의 유사란, 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·칭호·관념 등을 전체적·객관적·이격적으로 관찰할 때 일반인이나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 객관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있을 정도로 유사한 것인지를 판단한다. 특히 결합상표에 있어서는 전체 관찰을 원칙으로 하되, 결합상표의 각 구성 부분이 분리해 관찰할 수 있을 경우엔 각 구성부분을 분리해 상표의 유사 여부를 판단하게 된다. 즉, 결합 상표 중에서 성질표시상표나 현저한 지리적 명칭 상표 부분이 아닌 기호나 도형 부분을 분리하여 관찰한 결과 식별력이 있다고 인정되면 상표 등록을 받을 수 있다.

6. 디자인권에 대해 알아보자

가. 디자인이란 무엇인가

디자인보호법에서는 디자인과 글자체를 보호하고 있다. 디자인이란 물품(물품의 부분 및 글자체를 포함)의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다(디자인보호법 제2조 제1호).

나. 디자인권을 왜 보호하나

디자인보호법은 디자인권자를 보호하고 더 나아가 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. 특허법의 입법 취지와 마찬가지로, 디자인권자의 보호와 산업 발전의 도모 두 가지를 동시에 추구하고 있다. 디자인권이란 디자인권자에게 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점적으로 부여하는 권리다.

다. 디자인권 등록은 어떻게 하나

디자인은 디자인권 출원 이후 심사를 거쳐 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성의 요건을 만족하면 디자인보호법에 따라 디자인권으로 등록을 할 수 있다(디자인보호법 제33조 참조). 디자인권의 존속기간은 등록 후 15년이다.

7. 실용신안권에 대해 알아보자

실용신안권은 특허 발명과 비교하여 물건의 간단한 고안(자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작) 혹은 기존 발명의 비교적 간단한 개량에 대한 고안에 대하여 주어지는 권리다(실용신압법 제2조 제1호). 물건의 발명 외에도 방법의 발명이나 물건을 생산하는 방법의 발명까지 보호하는 특허법과는 달리, 실용신안법은 물건만을 보호 대상으로 한다. 권리의 보호 기간도 등록일로부터 10년으로 특허권에 비하여 짧다. 

8. 저작권에 대해 알아보자 

가. 저작권은 무엇인가?

"A씨는 사람들의 창업을 돕는 상담사이며, 그에 관련된 이야기를 책으로 출판하고자 한다. B씨는 A씨의 이야기에 삽화를 그렸다. A씨와 B씨의 저작권에 대하여 알아보자."

오늘날의 저작권 개념은 어문저작물, 음악저작물, 연극저작물, 미술저작물, 건축저작물, 사진저작물, 영상저작물 등 다양한 저작물에 대하여 저작자의 정신적 노력에 대한 '자연권'으로서 저작물에 관한 배타적인 권리를 의미한다. 궁극적으로는 문화 및 관련 산업 발전을 도모하기 위한 공리주의적 관점에서 저작자에게 저작권이라는 배타적인 권리를 부여해 준 것이기도 하다.

저작권법은 "저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로" 하고 있다. 저작권법에서 보호하는 권리는 저작권(저작자의 권리)과 저작인접권(저작자에 인접하는 권리) 두 가지이다. 앞서 살펴본 다른 지식재산권과 마찬가지로, 저작권법 역시 저작자의 권리를 보호하면서, 동시에 문화 및 관련 산업 발전을 추구하고 있다. 따라서 저작자만을 무조건 보호하는 것이 아니라, 일정 부분에서는 저작자의 권리를 제한하여 다른 사람들이 저작물을 자유로이 이용할 수 있도록 하고 있으며, 저작권법이란 결국 이 두 가지를 조화를 시키기 위한 법이라고 할 수 있다.

나. 저작물이란 무엇을 말하나?

"저작권법은 오직 저작물에 대해서만 보호한다고 한다. A씨의 글과 B씨의 그림은 저작물일까?"

저작물이란 "인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물"을 의미하는데(저작권법 제2조 제1호), 여기에서 몇 가지 중요한 점이 도출된다.

먼저 저작물이란 '인간의 사상 또는 감정'을 표현해야 한다. 그러므로 최근 이슈가 되었던, 오랑우탄이 사진기로 자신을 찍은 사진은 저작물성이 인정되지 않는다.

다음으로 저작물이란 '사상 또는 감정' 즉, 아이디어가 아닌 사상 또는 감정을 '표현'한 것을 의미한다. 이것은 매우 중요한데, 저작권은 오직 저작물인 경우에만 보호가 되며, 단순한 아이디어는 보호가 되지 않는다. 이것을 '아이디어와 표현의 이분법 원칙'이라고 한다. 아이디어를 보호하지 않고 표현만을 보호하는 이유는 저작권법의 목적이 저작자의 보호 뿐 아니라 문화 및 관련 산업의 발전을 추구하기 때문이다. 아이디어를 보호하다 보면 사람들의 표현에 큰 제약을 가져올 수밖에 없고 결과적으로 문화 발전을 저해하게 된다.

가사 표현이라 하더라도 어떠한 아이디어를 표현하는 데 실질적으로 한 가지 방법만 있거나 하나 이상의 방법이 가능하다고 하더라도 기술적인 또는 개념적인 제약 때문에 표현 방법에 한계가 있는 경우에는 그러한 표현은 문화 발전을 저해하게 되므로 저작권법의 보호대상이 되지 않는다. 이것을 '합체의 원칙(merger doctrine)' 또는 '필수장면(Scenes a faire)의 원칙'이라고 한다. 가령 '로미오와 줄리엣'에서 숙적인 두 가문과 양가의 자식들 간의 비극적 사랑과 같은 내용은 뻔한 스토리라고 말을 한다. 소설의 사건 전개 과정, 등장인물의 교차 등과 같은 플롯은 문언적 표현이 아닌 비문언적 표현에 해당하므로, 아이디어가 아닌 표현이다. 하지만 이른바 뻔한 스토리는 합체의 원칙에 해당하여 저작권법의 보호대상이 될 수 없다.

마지막으로, 저작물은 '창작물'을 의미한다. 창작물은 창작성을 갖추어야 하는데, 창작성은 남의 것을 베끼지 아니하고 독자적으로 작성한 것이라는 점에서 '독자적 작성'을 의미한다. 또한 창작성이란 완전한 의미의 독창성은 아니라 하더라도 저작물 작성자의 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있어야 하므로, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 '창조적 개성'이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작물이 아니다. 결론적으로 창작성이란 '독자적 작성 + 창조적 개성'을 의미한다. 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현은 '표현의 선택의 폭'이 좁기 때문에 창조적 개성이 없어서 창작물이 아니며, 그래서 저작물성도 없다.

종종 사회적으로 이슈가 되곤 하는 영화와 소설의 표절 문제는 저작권 침해가 아니라는 결론이 나오곤 하는데, 그 이유는 아이디어는 유사하나 표현에 있어서 차이가 있기 때문이며, 혹은 합체의 원칙에 해당될 수도 있고, 혹은 선택의 폭이 좁아 창작성이 없기 때문일 수 있다.

다. 여러 사람이 만든 작품의 경우 저작자는 누구인가?

"A씨가 출판한 창업 카운슬링 책은 A씨의 글과 B씨의 삽화로 구성되어 있다. A씨와 B씨는 이 책의 저작권 지분 및 수익 배분에 관한 계약서를 작성하고자 한다. 그런데, 이 책은 누가 저작자일까?
(답 : A씨, B씨 모두 저작자임)"

저작자는 "저작물을 창작한 자"를 의미한다. 저작권자는 저작자 또는 저작자로부터 저작재산권을 승계받은 자이다. 그런데, 여러 사람이 저작물에 관여했다면 저작자가 누구인지 애매해 질 수 있다. 창작의 힌트나 테마 또는 소재를 제공한 자라 할지라도 저작물의 창작행위에 실질적으로 관여하지 않았다면 저작자라고 할 수 없다. 국회의원 A의 자서전 집필을 전문적인 작가 B가 도와주는 경우, A 본인이 단지 관련된 사실과 생각 정도만을 제공해 주는 정도에 그쳤다면 B가 저작자가 되며, 만약 A가 저작권으로 보호되는 정도에 이를 만큼 상세하게 집필의 방향이나 표현을 지시하는 정도까지 개입하였다면 직접적인 집필자인 B와 함께 공동저작자가 될 수도 있을 것이다. 최근 우리나라에서 유명 연예인이 자신의 그림을 전문적인 화가에게 맡겨서 그린 사건이 있었는데, 마찬가지의 관점에서 검토해 볼 수 있을 것이다.

창작의 주문자는 어떨까. 창작에 대한 자세한 기획이나 구상을 전달하고 중간 검토 등을 통하여 계속적으로 창작에 관여한다면, 주문자도 저작자가 될 수 있다. 하지만 이와 같은 경우는 매우 예외적인 것으로, 보통은 하청을 받아 직접 창작하는 사람이 저작자가 될 것이다. 주문자는 하청 계약을 통하여 저작재산권을 양도하기로 하는 약정을 맺은 정도의 의미로 이해해야 한다.

우리나라 저작권법상, 저작권은 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식을 필요로 하지 않는다. 별도의 등록도 필요 없다. 따라서 창작행위가 공개적으로 이루어지지 않는 경우에는 누가 저작자인지 입증하기가 쉽지 않다. 따라서 저작권법에서는 저작자에 대한 추정 규정을 두고 있다(저작권법 제8조). 반대 증거를 제시하여 추정을 번복하지 않는 한, 저작물에 저작자로 표시된 자가 저작자가 된다. 예를 들어 위의 사례에서, 국회의원 A가 자서전의 저작자로 표시가 된 이상 실제 집필자인 B가 자신이 집필했다는 증거를 제시하기 전에는 A가 저작자로 추정이 된다는 의미이다. 만약 B가 저작자로 밝혀진다면, A는 저작재산권을 양도받은 자로 볼 수 있다.

공동저작물이란 결합저작물에 대비되는 개념으로서, 2인 이상이 공동으로 창작한 저작물로 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 저작물을 의미하며, 공동저작자 사이에서 공동창작의 의사를 필요로 한다(저작권법 제2조 제21호). 가령 음악저작물인 가요는 가사와 악곡을 분리하여 이용할 수 있으므로 공동저작물이 아닌 결합저작물이 되지만, 웹툰의 경우 글 작가와 그림 작가가 하나의 만화를 만들기 위해 공동창작의 의사를 가지고 각자 맡은 부분의 창작을 함으로써 주제, 스토리와 연출방법, 그림 등을 유기적으로 결합해 각 기여분을 분리할 수 없는 저작물이 되었다면 공동저작물이 된다. 공동저작물인지 결합저작물인지 여부는 저작물의 이용 형태에 크게 영향을 미치므로 중요하다. 공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원의 합의에 의해서만 행사할 수 있으며, 저작재산권은 저작재산권자 전원의 합의에 의해서만 행사할 수 있다(저작권법 제15조). 저작재산권은 공동저작자 중 최후의 사망자로부터 사후 70년간 존속하게 된다(저작권법 제48조).

라. 회사에서 만든 저작물의 저작자는 누구인가?

"A씨가 출판한 창업 카운슬링 책은 A씨의 글과 B씨의 삽화로 구성되어 있다. 그런데, B씨는 A씨가 대표로 있는 주식회사 한반도의 직원이 아닌 외주 작가였다. 삽화의 저작자는 누구일까?
(답 : A씨의 기획으로 만들어졌더라도 저작권은 아이디어는 보호하지 않으며, B씨는 A씨의 종업원이 아니므로 삽화의 저작자는 독립양임)"

회사에서 만든 저작물은 업무상저작물이다. 업무상저작물이란 "법인·단체 그 밖의 사용자(이하 "법인 등"이라 한다)의 기획하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물"을 의미한다(저작권법 제2조 제31호). '법인 등'에는 개인 사업자, 법인 사업자, 국가 및 지방자치단체가 포함된다. 법인 등의 기획하에 만들어져야 하므로, 회사와 무관하게 직원이 개인적으로 작성한 저작물은 업무상저작물이 아니다. 특허청 공무원이 특허청의 기획 하에 특허에 관한 책을 집필하였다면 업무상저작물이지만, 특허청의 기획 없이 개인적으로 특허에 관한 책을 집필하였다면 개인의 저작물이 되는 것이다.

업무상저작물이라 하더라도, 저작자는 회사일 수도, 개인일 수도 있다. 회사 직원이 업무상저작물을 만든 경우 계약 또는 근무규칙 등에 직원이 저작자라고 정하였다면 저작자는 개인이 된다. 하지만 달리 정해진 게 없을 때에는 회사 명의로 공표가 되는 경우에 한하여 회사가 저작자가 된다(저작권법 제9조). 특허청 공무원이 특허청의 기획 하에 특허에 관한 책을 집필하였더라도, 저자가 특허청이 아닌 공무원 개인의 이름으로 기재되어 있다면 저작자는 국가가 아니라 공무원 개인이다.

마. 저작권은 소유권과 무엇이 다른가?

"유명 소설가 A씨는 젊은 시절 B씨와 사귀었으나 결국 헤어지고 다른 여성과 결혼을 하였다. B씨는 A씨가 자신에게 보냈던 연예 편지들을 정리하여 최근에 책으로 출판하였다. 저작권 침해일까?
(답 : 편지의 소유권은 B씨에게 있으나 편지의 저작권은 여전히 A씨에게 남아 있으므로, A씨의 허락 없이 편지를 책으로 출판한 것은 저작권 침해가 됨)"

저작권은 무형의 지식재산권으로, 유체 재산에 대하여 규정한 소유권과는 법적 성격이 다르다. 양도 계약을 통하여 저작물의 소유권을 양도하더라도 저작권은 소유권과 다른 별도의 권리이므로 여전히 저작자에게 남아 있게 된다. 가령, 어떤 유명인 A의 편지를 현재 B라는 사람이 소유하고 있을 때, B가 그 편지의 글을 인용하여 A에 관한 책을 집필한 경우, B는 A의 편지글에 대한 저작권이 없으므로 저작권 침해가 될 수 있다.

소유권과 저작권의 차이에 의하여 가장 문제되는 경우가 미술저작물이다. 어느 화가가 자신의 작품을 타인에게 양도하였을 때, 그것은 작품의 소유권을 양도한 것을 의미한다. 타인에게는 소유권이 넘어갔더라도, 저작권은 여전히 화가에게 남는다. 만약 타인이 화가의 작품이 마음에 들지 않아 작품 일부분의 채색을 변형하였다면 저작권 침해가 될 수 있다는 의미이다. 저작권 중에는 전시권이란 것이 있다. 미술저작물을 전시할 수 있는 권리는 오직 저작자에게만 있으므로(저작권법 제19조), 소유권자는 미술저작물 전시를 할 때마다 일일이 저작자에게 허락을 받아야 한다. 이러한 불편함을 해소하기 위하여, 저작권법은 별도의 규정을 통하여 소유권자도 미술저작물의 전시를 할 수 있도록 하였다(저작권법 제35조). 또한 미술저작물 전시의 홍보를 위하여 소유권자는 저작물의 해설이나 소개를 목적으로 하는 팜플렛을 제작할 수 있도록 하고 있다.

바. 저작권의 구체적인 내용은 무엇인가?

"저작자? 저작권자? 참 어렵다.
(저작자는 저작물을 창작한 자이며, 저작권자는 저작권을 가지고 있는 자이다. 저작권은 저작자가 가질 수도 있고, 저작자로부터 저작재산권을 양도 또는 상속받은 자가 가질 수도 있다. 저작인격권은 남에게 줄 수 없는 저작자만 가지는 권리이다)"

저작권에는 저작인격권과 저작재산권이 있다. 저작인격권은 일신 전속적 권리로서 저작자가 생존할 때에만 존재하며, 저작인격권은 저작자의 사후에는 저작인격권의 침해가 저작자의 명예훼손이 되는 경우에 한하여 금지된다. 반면에 저작재산권은 양도할 수 있는 권리로 저작자의 사후 70년간 존속한다.

(1) 저작인격권이란

저작인격권은 다시 공표권, 성명표시권, 동일성유지권으로 구분된다. 공표권은 저작자가 원하는 때 저작물을 세상에 공표할 수 있는 권리이며(저작권법 제11조), 성명표시권은 저작물이 저작자의 창작임을 알리기 위해 저작자 이름을 저작물에 표시할 권리이다. (저작권법 제12조), 동일성유지권은 다른 사람이 저작자의 허락 없이 무단으로 저작물을 변형시키지 못하도록 하는 권리이다(저작권법 제13조).

앞서 설명한 바와 같이 저작권법은 저작권자의 권리와 문화 및 관련 산업 발전의 양 측면을 모두 고려하여 조화를 이루고자 하는 법이다. 그러므로 저작인격권이라 하더라도 일정 부분 저작권의 제한을 규정하고 있다.

예를 들어 성명표시권은 저작물의 성질이나 이용 목적 및 형태 등에 비추어 부득이한 경우에는 성명표시를 하지 않도록 제한할 수 있으며, 동일성유지권은 본질적인 내용의 변경이 아닌 한 학교교육 목적상 부득이한 경우 제한할 수 있다. 최근에는, 인터넷 음원 판매 사이트에서 음원 미리듣기를 제공하는 것에 대하여 '그 밖에 저작물의 성질이나 그 이용의 목적 및 형태 등에 비추어 부득이하다고 인정되는 범위' 내에서의 변경이므로 동일성유지권 침해가 아니라는 판례가 있었다.

(2) 저작재산권이란

저작재산권에는 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적 저작물작성권이 있다.

복제권이란 저작물을 스스로 복제하거나 복제하도록 허락 또는 금지할 수 있는 권리를 의미한다. 여기에서 복제란 "인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법으로 일시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것"을 말한다. 복제는 책이나 그림을 복사기로 복제하는 것 뿐만 아니라 컴퓨터에서 일시적으로 저장하는 것도 포함하는 광범위한 개념이다. 가령, USB 메모리로부터 다른 USB 메모리로 데이터를 이동할 때, 잠시 컴퓨터를 경유하게 되는데, 이러한 일시적 저장도 복제에 포함된다. 다만, 저작물의 이용이 저작권을 침해하지 않는 한, 컴퓨터에서 저작물을 이용하는 경우에는 원활하고 효율적인 정보처리를 위하여 필요하다고 인정되는 범위 안에서 그 저작물을 그 컴퓨터에 일시적으로 복제하는 것은 저작권자의 허락 없이도 가능하다(저작권법 제35조의 2 참조). 건축 저작물의 경우에는 건축 설계도면을 그대로 복제하는 것 뿐만 아니라, 설계도면대로 건축물을 만드는 것 역시 복제에 해당한다(저작권법 제2조 제22호 참조). 개개의 저작물을 게시한 인터넷 사이트를 연결하는 인터넷 링크의 경우에는 웹 위치 정보 내지 경로를 나타낸 것에 불과하여 유형물에 고정하거나 유형물로 다시 제작하는 것에 해당하지 않으므로 복제에 해당하지는 않는다. 다만 저작권법 침해는 아니더라도 형법상 저작권법 침해의 방조행위로 처벌받을 가능성은 있으나, 최근 대법원은 침해행위의 실행 자체를 용이하다고 할 수 없다는 이유로 방조행위가 아니라고 판단한 바 있다(대법원 2015. 3. 12. 선고 2012도13748 판결). 최근 모 가수가 인터넷 링크로만 된 DVD를 판매하였는데, 링크 자체는 아무리 복제를 하여도 링크 자체에 저작물성이 인정되지 않는 한 저작권 침해에는 해당되지 않는다고 할 것이다.

공연권은 저작물을 스스로 공연하거나 공연하도록 허락 또는 금지할 수 있는 권리를 의미하고, 여기에서 공연이란 "저작물 또는 실연·음반·방송을 상연·연주·가창·구연·낭독·상영·재생 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것을 말하며, 동일인의 점유에 속하는 연결된 장소 안에서 이루어지는 송신(전송을 제외한다)을 포함"하는 개념이다. 가수가 공연장에서 공연하는 것 뿐만 아니라, 음반을 재생하는 것도 공연에 해당한다. 간접 점유도 점유라고 보아야 하므로, 예를 들어 백화점이라는 한 건물 안에 있다면 저작권법상 동일인의 점유라고 보아야 할 것이다. 다만, 서로 다른 건물에서 각 건물에 설치된 스피커를 통하여 음악 등이 송신이 되었다면 방송에 해당한다. 법 개념상 어려운 것이 전송을 제외한 송신인데 여기에서 '전송'이란 "공중송신 중 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 접근할 수 있도록 저작물 등을 이용에 제공하는 것을 말하며, 그에 따라 이루어지는 송신을 포함"하는 개념(저작권법 제2조 제10호 참조)이다. 예를 들어, 호텔에서 각 객실에 제공하는 VOD 서비스는 전송에 해당한다.

공중송신권은 저작물을 공중송신하거나 하도록 허락 또는 금지할 수 있는 권리를 의미하며, 여기에서 공중송신이란 "저작물, 실연·음반·방송 또는 데이터베이스(이하 "저작물 등"이라 한다)를 공중이 수신하거나 접근하게 할 목적으로 무선 또는 유선통신의 방법에 의하여 송신하거나 이용에 제공하는 것"을 말한다. 공중송신권에는 방송권, 전송권, 디지털음원송신권이 있다. 일반인들의 경우 가장 침해 가능성이 높은 저작권은 전송권이다. 인터넷에 타인의 저작물을 허락 없이 올리는 경우 복제권과 전송권을 침해하게 된다. 인터넷 링크의 경우 전송의뢰를 하도록 지시 또는 의뢰의 준비에 해당할 뿐이어서, 전송권 침해는 되지 않는다. 그 외 인터넷 사이트에 게시하는 썸네일 이미지, 즉 원래의 그림을 축소하여 게시한 이미지의 경우, 저작인격권 중 동일성 유지권에 대하여 정당한 인용으로 보아 침해가 아니며, 저작재산권 중 복제권의 침해에 해당하지 않는다. 또한 썸네일 이미지에 링크를 걸어 놓았더라도 전송권 침해에 해당하지 않는다고 할 것이다.

전시권은 미술저작물 등의 원본이나 그 복제물을 전시하거나, 전시하도록 허락 또는 금지할 수 있는 권리를 의미한다. 미술저작물의 소유권자는 저작재산권 즉 전시권이 없지만, 앞서 설명한 바와 같이 저작권법은 별도의 규정(저작권법 제35조)을 통하여 저작자의 허락 없이도 소유권자가 미술저작물의 전시를 할 수 있도록 하고 있다.

배포권은 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포하거나 배포를 허락 또는 금지할 수 있는 권리를 의미한다. 그런데, 배포권에는 권리소진의 원칙이라는 예외가 존재하는데, 한 번 판매한 물건은 배포권이 소멸되어 다시 그 물건을 판매하더라도 배포권 침해는 되지 않는다는 것이다. 배포권이 문제되는 것은 이른바 '진정상품의 병행수입'의 경우인데, 저작권법은 국내에서만 적용되므로 권리소진의 원칙 역시 국내에만 적용될 수 있다고 본다면, 저작자에게 국내 수입 행위를 허락 받지 않고 외국에서 진정상품을 구입하여 국내에 되파는 이른바 '진정상품의 병행수입' 행위는 배포권 침해가 될 수 있다. 그런데, 저작권법 제124조(침해로 보는 행위) 제1항 제1호에서는 "수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위"를 저작권 침해행위로 간주하고 있다. 위 조문은 해적판 등 불법복제물의 수입을 처벌하기 위한 입법자의 의사가 반영된 규정이므로, 이와 달리 불법복제물이 아닌 진정상품을 수입하는 것은 허용된다고 보아야 할 것이다. 그러므로 결론적으로, 진정상품 역시 권리소진의 원칙(국제소진설)이 적용되어 배포권 침해가 아니다. 배포권에서 문제가 되는 다른 경우는 컴퓨터프로그램 저작물인데, 보통 컴퓨터프로그램의 경우에는 포장지에 '포장지를 뜯으면 약관에 동의하는 것으로 간주한다'는 내용의 이용약관이 기재되어 있다. 그 약관을 살펴보면 컴퓨터프로그램 저작물을 타인에게 양도할 수 없다는 조항이 들어있다. 컴퓨터프로그램을 사는 행위는 양도 계약이 아닌 라이선스 계약이며, 컴퓨터프로그램의 구매자는 소유권을 취득하는 것이 아니라 단지 이용권을 취득하는 것으로 보아야 한다. 저작권법 학자에 따라서는 권리소진 원칙의 예외로 보기도 하며, 예외가 아니라 단순 라이선스 계약이므로 배포권과 관련된 문제가 아니라고 보기도 한다.

대여권은 상업용 음반에 대하여 권리소진 원칙의 예외로서 별도로 규정된 권리이다. 상업용 음반의 경우 배포권이 소멸되었다고 본다면 저작권자의 허락 없이도 구매자는 상업용 음반을 불특정 다수인에게 빌려주면서 영리를 취할 수 있을 것이다. 그렇게 된다면 저작권자는 오히려 저작물로 얻을 수 있는 수익이 줄어들게 되는 문제가 있다. 저작권법은 저작권자의 이익을 보호하기 위하여 배포권 외에 대여권을 별도로 규정하고 있으며, 상업용 음반은 한 번 판매가 되어 배포권은 사라졌더라도 대여권은 여전히 남게 되어 만일 구매자가 상업용 음반을 제3자에게 빌려준다면 대여권 침해가 될 수 있다. 그런데, 상업용 음반이 아닌 일반 서적은 대여권이 존재하지 않으므로, 동네 책방이 서적을 빌려주는 것은 저작권법 위반이 아니다.

출판권은 저작권법의 초기에 나타난 권리다. 현대에 있어서 출판권이란 저작재산권인 복제권, 배포권을 의미하지만, 편리를 위하여 저작권법 제63조에서 특례로 별도로 규정되어 있다.

(3) 2차적 저작물과 관련된 문제

2차적 저작물이란 것은 "원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물"을 의미한다. 원저작물을 변형하여 새로운 작품을 만들었더라도, 그 새로운 작품에 원저작물과 다른 저작자만의 창조적 개성이 부여되면 별도의 저작권이 생성되며 이것을 2차적 저작물이라고 한다. 그러므로 2차적 저작물에는 두 가지 저작권이 공존하게 된다. 바로 원저작자의 저작권과 2차적 저작물 저작자의 저작권이다. 만일 2차적 저작물에 대하여 이용을 하려면, 원저작자의 허락과 2차적 저작물 저작자의 허락 모두가 필요하다. 그런데, 2차적 저작물은 저작인격권 중 동일성 유지권과 관련이 있다. 원저작물에 실질적 변형을 가한다는 의미는 원저작물의 동일성 유지권을 침해하는 행위이기 때문이다. 그러므로, 2차적 저작물을 작성하기에 앞서 2차적 저작물 저작자는 원저작자의 허락을 받아야 한다(가수들이 리메이크곡을 발표할 때도 원곡 저작자의 동의를 받는 경우와 비슷하다). 저작권법은 2차적 저작물 작성권과 동일성 유지권의 조화를 위하여, 저작재산권 양도 계약에서 2차적 저작물작성권도 양도한다는 특약이 없다면 양도되지 않는 것으로 추정하고 있다. 저작물에 대하여 하청 계약을 하는 경우, 저작물을 제작하여 저작재산권을 양도받는 계약으로 보아야 한다. 하청 업체는 원저작물의 저작자가 된다. 원청 업체는 하청 업체의 저작권 중 저작재산권을 양도받게 된다. 하청 업체에는 그대로 저작인격권이 남아 있게 되는 것이다. 그런데, 원청 업체는 하청 업체의 원저작물을 가공하고 변형하여 2차적 저작물을 작성할 가능성이 높다. 따라서 하청 계약서에서는 원청 업체가 저작재산권을 모두 가진다는 조항 외에 별도로 2차적 저작물 작성권도 양도되었음을 명시하는 것이 좋다.

저작인격권은 관련 규정 자체에서 제한 규정을 두고 있는데 반하여, 저작재산권은 별도의 규정을 두어 제한을 하고 있다. 그런데 저작재산권의 예외 규정이 광범위하게 적용되면 역으로 저작권자의 이익을 부당하게 침해할 가능성이 높아지므로 다시 예외의 예외 규정을 단서로 붙여서 저작재산권의 예외 규정을 엄격하게 적용하고 있다. 가령, 저작권법 제23조에서는 재판절차 등에서의 복제를 허용하면서도 복제의 부수 및 형태가 과도하여 저작재산권자의 이익을 부당하게 침해하는 경우에는 복제할 수 없음을 규정하고 있다. 동법 제24조에서는 정치적 연설에 대하여 저작권자인 해당 정치가의 허락 없이도 이용할 수 있도록 하면서도 편집하는 경우에는 허락이 필요하도록 제한을 두고 있다.

(4) 저작재산권의 예외 규정

저작재산권의 예외 규정은 저작권법 제23조(재판절차 등에서의 복제), 제24조(정치적 연설 등의 이용), 제24조의2(공공저작물의 자유이용), 제25조(학교교육 목적 등에의 이용), 제26조(시사보도를 위한 이용), 제27조(시사적인 기사 및 논설의 복제 등), 제28조(공표된 저작물의 인용), 제29조(영리를 목적으로 하지 아니하는 공연·방송), 제30조(사적이용을 위한 복제), 제31조(도서관등에서의 복제 등), 제32조(시험문제로서의 복제), 제33조(시각장애인 등을 위한 복제 등), 제33조의2(청각장애인 등을 위한 복제 등), 제34조(방송사업자의 일시적 녹음·녹화), 제35조(미술저작물등의 전시 또는 복제), 제35조의3(저작물의 공정한 이용) 등이 있다. 이 중에서 일반 사람들이 종종 접하게 되는 문제에 한해 몇 가지만 살펴보고자 한다.

먼저, 개인이 사적인 이용을 위한 복제를 하는 경우가 종종 있다. 그런데, 저작권법 제30조에 따르면 복제는 개인의 복사기에서만 해야 하고 공중이 이용하는 복사기를 통해서는 금지가 된다. 개인이 어떤 책을 복사할 때 영리가 아닌, 사적인 이용을 목적으로 복사를 하더라도 공중이 이용하는 복사 가게를 통하여 복사를 하는 것은 법규정상 저작권 침해에 해당한다.

다음으로는 학교에서 교육 목적상 저작물을 이용해야 하는 경우가 있다. 발표 자료를 만든다거나 시험 문제를 출제해야 하는 등의 경우다. 학교에서는 저작권법 제25조에 의하여 선생님, 교수, 학생들이 수업의 목적에 필요한 범위 내에서 교과서 및 교재, 수업 자료로 이용할 수 있도록 규정하고 있다.

우리가 자주 가는 카페나 대형마트에서 종종 음악을 틀어주는데, 이런 음악은 괜찮은 것일까. 이 경우는 공연권 침해가 될 수 있다. 공연권은 저작재산권자의 권리이며, 저작재산권자가 아닌 자는 저작재산권자의 허락을 받아야만 공연할 수가 있다. 만약 영리를 목적으로 하지 않는 경우, 즉 아무런 대가를 받지 않고 공연하는 경우에는 저작권자의 허락이 필요 없다. 여기에서 '영리'라는 것은 상법상 영리의 개념보다 포괄적인 개념이다. 대가로 돈을 받는다면 무조건 영리라고 보아야 한다. 그러나, 대가가 없더라도 상업용 음반이라면 공연할 수 없다. 상업용 음반은 판매용 음반 외에, 개인이 자신의 상업을 위하여 별개의 각 음원을 모아서 만든 DVD도 해당이 된다.

위와 같이 특정 행위에 대하여 저작재산권의 예외를 규정한 것 외 저작권법에는 일반적 행위에 대하여 포괄적으로 규정된 조항이 있다. 저작권법 제28조와 제35조의3인데, 한미FTA 결과 미국의 'Fair Use'에 관한 판례법이 우리나라에도 도입되어 저작물에 대한 공정한 이용의 범위가 보다 확대되었다. 제35조의3에 해당하는 대표적 예로는 '패러디' 제작이 있다.

사. 저작권도 등록할 수 있나?

"A씨가 출판한 창업 카운슬링 책은 등록을 해야 할까?
(답 : 등록은 필요 없으나, 등록하면 나중에 저작권 분쟁이 발생했을 때 자신이 저작자라는 것을 증명하기 쉬워짐)"

우리나라에서 저작권은 등록 여부와 상관없이 저작물을 창작한 순간에 발생한다. 즉, 저작권은 무방식주의로서 별도의 등록을 요구하지 않는다. 그런데, 저작물이란 것은 비공개적으로 창작이 되는 경우가 대부분이기 때문에 자신이 저작자임을 증명하기가 쉽지 않다. 그래서 저작권법 제53조는 등록 제도를 두어 등록한 자를 저작자로 추정하도록 하고 있다. 또한, 등록 제도를 통하여 거래 안전을 위해 제3자에게 대항하기 위한 대항력을 가지게 하였다.

아. 저작인접권은 무엇인가?

저작인접권이란 저작자 외, 실연자, 음반제작자 및 방송사업자에게 부여되는 저작권에 인접한 권리를 말한다.

실연자란 "저작물을 연기·무용·연주·가창·구연·낭독 그 밖의 예능적 방법으로 표현하거나 저작물이 아닌 것을 이와 유사한 방법으로 표현하는 실연하는 자를 말하며, 실연을 지휘, 연출 또는 감독하는 자를 포함"하는 개념이다(저작권법 제2조 제4호 참조). 저작권법은 저작인접권에 대하여 제64조 내지 제90조에서 실연자의 성명표시권·동일성유지권·복제권·배포권·대여권·공연권·방송권·전송권, 음반제작자의 복제권·배포권·대여권·전송권, 방송사업자의 복제권·동시중계방송권·공연권 및 저작인접권의 양도·행사 등의 권리를 보호하고 있다.

자. 퍼블리시티권도 저작권에 속하나?

퍼블리시티권(The Right of Publicity)은 사람의 성명, 초상, 음성, 극 중에서의 독특한 역할, 기타 특정인을 연상시키는 물건 등 '그 사람 자체를 가리키는 것(identity)'을 광고, 상품 등에 상업적으로 이용하여 경제적 이익을 얻을 수 있는 권리를 의미한다. 민법상 초상권은 개인의 인격권에 기초한 것이므로 양도가 불가능한 일신전속적 권리임에 반하여, 퍼블리시티권은 권리의 상업적 이용 요소를 핵심으로 하기 때문에 재산적 성격을 가지므로 양도할 수 있는 권리이다(상속에 대하여는 아직 학자마다 의견이 갈림).

미국에서는 1953년 사람은 자신의 사진이 가치는 공표가치에 대한 배타적 권리를 가진다는 일종의 경제적 권리로서의 퍼블리시티권이 최초로 인정되었고 이후 판례법으로 확고한 위치를 가지게 되었으나, 같은 영미법계인 영국은 아직도 퍼블리시티권을 정면으로 인정하고 있지 않으며 단지 명예훼손 또는 계약위반에 해당하는 이유로 문제 삼을 수 있을 뿐이라고 한다. 일본에서는 2012년 일본 최고재판소 판결에서 사람의 초상 등이 가지는 고객흡인력을 이용할 목적을 가진 상업적 이용에 한하여 제한적으로 퍼블리시티권을 인정하였다.

우리나라의 경우 아직 대법원 판례가 존재하지 않으며, 일부 1심 법원에서 퍼블리시티권을 긍정한 판결도 있으나 최근 들어서는 일반적으로 부정하고 있는 입장이다. 법원 판결 중 일부를 소개하면, "우리나라에서도 최근 연예, 스포츠산업 및 광고 산업의 급격한 발달로 유명인의 성명이나 초상 등을 광고에 이용하게 됨으로써 그에 따른 분쟁이 적지 않게 일어나고 있으므로 이를 규율하기 위하여, 퍼블리시티권이라는 새로운 개념을 인정할 필요성은 인정된다고 할 것이나, 성문법주의를 취하고 있는 우리나라에서 법률, 조약 등 실정법이나 확립된 관습법 등의 근거 없이 필요성이 있다는 사정만으로 물권과 유사한 독적·배타적 재산권인 퍼블리시티권을 인정하기는 어렵다고 할 것이며, 퍼블리시티권의 성립요건, 양도·상속성, 보호대상과 존속기간, 침해가 있는 경우 구제수단 등을 구체적으로 규정하는 법률적인 근거가 마련되어야만 비로소 퍼블리시티권을 인정할 수 있다"고 하였다. 그러므로 현재로서는 퍼블리시티권에 대한 권리 주장은 불명확하며, 민법상 초상권 주장이 보다 확실할 것으로 보인다. 또한, 재산적 성격을 가진 지식재산권으로 퍼블리시티권을 어느 정도는 대체할 수 있다. 즉, 사진 저작물에 대하여는 저작권으로, 성명과 목소리에 대하여는 상표권으로, 상품의 표지로 사용되었다면 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률로 보호가 된다.

하지만, 퍼블리시티권은 성명, 초상, 사진, 음성, 캐릭터 등을 포함한 보다 넓은 개념이므로 언젠가는 입법화를 통하여 제도를 개선할 필요는 분명히 있다.

차. 캐릭터도 저작권에 속하나?

퍼블리시티권과 유사한 것이 캐릭터 저작물의 저작권이다. 캐릭터란 만화, TV, 영화, 신문, 잡지, 소설, 연극 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장하는 인물, 동물, 물건의 특징, 성격, 생김새, 명칭, 도안, 특이한 동작, 더 나아가 작가나 배우가 특수한 성격을 부여하여 묘사한 인물 등을 일컫는 개념이다. 일본의 경우, 캐릭터는 등장인물의 용모를 포함한 '표현'이 아니라 그 '인격'이라고 할 수 있는 추상적 개념이어서 저작권법의 보호대상인 표현이 아니라 비보호영역에 속하는 아이디어에 불과하므로 캐릭터의 독자적 저작물성에 대하여 부정하는 입장이 대다수 견해이다. 우리나라의 경우에는 대법원 판례상 "시각적 표현에 작성자의 창조적 개성이 드러나 있으면 원저작물과 별개로 저작권법에 의하여 보호되는 저작물이 될 수 있다"면서 긍정하고 있다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결). 엄밀히 말하면 시각적 캐릭터의 경우 미술저작물 또는 영상저작물로, 어문적 캐릭터의 경우에는 어문저작물로 보아야 할 것이다.

한편, 드라마의 캐릭터에 대해서는 우리나라에서도 캐릭터 저작물성을 인정하고 있지 않다. 겨울연가, 대장금, 주몽 등에 나오는 특별한 캐릭터들에 대하여 "영화나 드라마의 캐릭터는 자신만의 독특한 외양을 가진 배우의 실연에 의하여 표현되며, 등장인물의 용모, 행동거지, 명칭, 성격, 목소리, 말투, 상황이나 대사 등을 모두 합한 총체적인 아이덴티티(identity)를 말하는 것이어서, 시각적 요소가 모두 창작에 의하여 만들어지는 만화나 만화영화의 캐릭터보다는 소설, 희곡 등 어문저작물의 캐릭터에 가깝다고 할 것"인데, "따라서, 드라마의 등장인물로부터 위와 같은 속성을 배제한 채 그 명칭이나 복장, 사용하는 소품만을 따로 떼어 낸 캐릭터가 원래의 저작물로부터 독립하여 별도로 저작권에 의하여 보호된다고는 보기 어렵다"라고 하여 드라마 캐릭터의 저작물성을 부정하였다(서울고등법원 2010. 1. 14. 선고 2009나4116 판결).

9. 부정경쟁방지법이란?

가. 부정경쟁방지법의 두 가지 기능

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)은 두 가지 기능이 있다. 먼저 지식재산권법인 상표법 등으로는 보호할 수 없는 영역을 보완하는 기능과, 신지식재산권인 영업비밀을 보호하는 기능이 있다. 여기서는 지식재산권법의 보완 기능에 대하여만 살펴보기로 한다. 부정경쟁방지법은 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 경쟁사업자의 보호할 가치가 있는 이익을 침해하거나 자유경쟁질서를 훼손할 우려가 있는 행위를 부정경쟁행위로 규정하여 금지한다.

나. 저작권 또는 산업지식재산권의 보완적 기능

"A씨는 '장군떡볶이'라는 분식 체인 사업을 시작하면서 매점 내부 인테리어, 메뉴판 디자인을 독특하게 꾸몄고 곧 선풍적인 인기를 끌게 되었다. 그런데, 6개월 쯤 후에 '멍군떡볶이'라는 유사한 분식 체인점이 생긴 것을 알게 되었다. A씨는 어떻게 법적으로 보호를 받을 수 있을까?
(답 : 부정경쟁방지법 차.목으로 보호 받을 수 있음)"

부정경쟁방지법 제15조 제1항에는 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」, 「상표법」 등에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다고 되어 있다. 대법원은 상표법 등에 부정경쟁방지법의 위 규정들과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법이 적용되며, 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법을 중첩 적용할 수 있다고 하였다. 즉, 예를 들어 만화 캐릭터 저작물에 대해서는 저작권법으로 보호하되, 만화 캐릭터가 상표 등록이 되었으면 상표법으로, 상표 등록이 되지 않고 상품의 표지로 사용된 경우에는 부정경쟁방지법으로 보호한다는 의미이다.

부정경쟁방지법은 특히 상표법을 보완하고 있다. 부정경쟁방지법의 상표법 보완 기능은 주로 제2조 제1호 가.목부터 아.목에 해당한다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가.목과 나.목은 상품주체혼동행위와 영업주체혼동행위, 즉 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것"을 사용하는 등의 행위에 대하여 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 이 규정은 타인의 영업상의 신용을 모용(이름등을 몰래 사용하는 것)하는 것을 규제해 공정한 경쟁질서를 형성하고 유지하는 것을 목적으로 한다. '국내에 널리 인식된' 타인의 상표 등에 대한 것이므로 주지성이 요구된다. 주지성의 정도는 국내 전역의 모든 사람들이 아닌, 국내 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도를 의미한다. 예를 들어, '네이버' 사이트에 불법적으로 뜨는 배너광고와 같은 경우가 이에 해당한다(대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다.목은 저명상표희석행위, 즉 "정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것"을 사용하는 등의 행위에 대하여 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 다.목에서 말하는 '국내에 널리 인식된' 상표라는 의미는 저명성을 뜻하는데, 저명성이란 당해 상품이나 영업의 수요자나 거래자 뿐만 아니라 일반 소비자들의 압도적 다수에까지 당해 상품 등 표지가 특정인의 상품 등 표지로서 널리 알려지게 되었을 뿐만 아니라 일종의 양질감까지 화체된 경우를 의미한다. 예를 들어, viagra.co.kr과 같은 사이트를 개설하여 생칡즙 판매 등의 영업을 한 행위는 '비아그라'라는 상품의 식별력을 손상시키는 행위라고 볼 수 있다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결).

부정경쟁방지법 제2조 제1호 라.목과 마.목은 원산지 허위 표시 및 출처지 등 오인야기 행위에 대하여, 바.목은 타인의 상품을 사칭하거나 상품의 품질 등을 오인하게 하는 행위에 대하여 부정경쟁행위로 보는 규정이다. 이 규정 위반은 형사상 사기죄에도 해당될 수 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 사.목은 해외 유명 업체와 라이선스 계약을 맺고 국내 판매를 대리했던 대리인이었던 자가 국내에 해외 유명 업체가 상표 등록을 하지 않은 것을 기화로 상표 등록을 먼저 한 후에 동일, 유사한 상품에 대하여 그 상표를 사용하는 행위를 규정하고 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 아.목은 유명 업체의 상품과 관련된 인터넷 주소를 선점하는 부정행위에 대하여 규정하고 있다. 유사한 법으로는 인터넷주소자원에 관한 법률이 있다.

한편, 디자인보호법을 보완하고 있는 부정경쟁방지법 규정도 있다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자.목은 데드카피를 금지하는 규정이다. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위에 대하여 부정경쟁행위로 보고 있다. 다만, 이 규정은 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품과, 타인이 제작한 상품과 동종 또는 유사한 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품에 대하여는 보호하지 않는다는 한계가 있다.

부정경쟁방지법 중에서 최근에 가장 이슈가 되는 조항은 제2조 제1호 차.목이다. 2015. 1. 28.에 신설된 제2조 제1호 차목.은 모든 지식재산권법에 대하여 일반조항으로서 기능한다. 저작권법 제35조의3과 같은 일반조항으로서 "그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등"을 무단으로 사용하는 것을 금지하는 규정으로, 특허법, 상표법, 저작권법 등 모든 지식재산권법에 포괄적으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 음식점의 주문 형태나 서비스 형태, 가게 인테리어 등은 상표로 등록될 성질의 것이 아니고, 아이디어의 영역이므로 저작권법의 보호 영역에도 속하지 않는다. 또한 외부에 노출되는 것이므로 영업 비밀로 놓을 수도 없다. 기존에는 마땅히 적용할 근거 조문이 없었으나, 차.목이 신설된 이후에는 이 규정을 적용하여 부정경쟁행위로부터 보호할 수 있게 되었다.

부정경쟁방지법상 부정경쟁행위는 일반적으로 형사 처벌이 가능하지만, 아.목과 차목.의 경우에는 민사적 제재만 가능하다.

10. 영업비밀을 보호하려면 어떻게 해야 하나?

가. 영업비밀이란 무엇인가?

부정경쟁방지법 제2조 제2호에서 영업비밀이란 "공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보"라고 규정하고 있다. 영업비밀에는 고객 및 거래처 정보, 회계정보(임직원 급여, 원가 등), 개발제품/설비의 설계도 및 디자인, 신제품 아이디어·연구개발노트·실험결과 데이터, 생산/제조방법(혼합비, 설비 매뉴얼 등) 등의 기술상 정보 및 경영상 정보가 모두 포함된다. 또한, 영업비밀 침해행위라 함은 영업비밀을 부정하게 취득, 사용, 공개하는 행위를 말한다.

나. 어떤 것이 영업 비밀에 해당하나?

"MG기업의 책임연구원 홍씨는 최근 경쟁사인 최고 기업으로 스카웃되었다. 홍씨는 최강 기업에서 퇴직하면서 자신의 평생이 담긴 연구노트를 가지고 갔다. 영업비밀침해가 될 수 있을까?"

영업 비밀에 해당하기 위해서는 비공지성, 경제적 유용성, 비밀 관리성이라는 세 가지 요건을 충족하여야 한다.

비공지성이란 공공연히 알려져 있지 아니할 것을 의미하며, 경제적 유용성이란 독립된 경제적 가치를 가질 것을 뜻한다. 이와 관련하여, 국내에서 사용된 바 없더라도, 국외에서 이미 공개나 사용됨으로써 그 아이디어의 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 알려져 있는 상태는 영업비밀이 아니라는 판례(서울고등법원 1998. 7. 7 선고 97나15229 판결)가 있으며, 영업비밀이란 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말한다는 판례(대법원 2009. 10. 29 선고 2007도6772 판결)가 있다. 즉, 보유자가 비밀로 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 공지된 것으로 보아야 한다. 또한, 특허에 기재하지 않은 기술상의 영업비밀에 관련하여, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀 침해를 주장하는 원고는 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증할 책임이 있다는 판례(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결)도 있다.

비밀 관리성이란 합리적 노력에 의하여 비밀로 유지될 것을 의미한다. 판례에 따르면, '상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다'는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다. 다만, 현재는 비밀관리성의 요건이 '상당한' 노력에서 '합리적인' 노력으로 완화되었으므로 위 판례의 기준보다는 완화된 기준이 적용될 것이다. 비밀관리와 관련하여, 영업비밀 원본증명제도가 있다. 사업자는 특허청 산하 한국특허정보원 영입비밀보호센터(www.tradesecret.or)의 영업비밀 원본증명제도를 활용할 수 있는데, 원본증명서를 발급받은 자는 영업비밀을 보유한 것으로 추정하므로 영업비밀 침해 분쟁이 있는 경우 영업비밀의 주장·증명에 있어서 보다 유리한 점이 있다. 마지막으로, 영업 비밀의 요건 중에서 비밀 관리성의 요건이 충족되지 않는 경우 영업비밀 침해는 아니더라도 형법상 업무상배임에는 해당될 수 있다.

경제적 유용성, 즉 독립된 경제적 가치를 가진다는 의미는 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말한다(대법원 2009. 10. 29. 선고 2007도6772 판결). 판례 중에는, 다른 업체들이 甲 회사 제품과 기능이 유사한 제품들을 생산하고 있다거나 타 회사 제품의 데이터시트(datasheet) 등에 극히 개략적인 회로도가 공개되어 있다고 하더라고, 甲 회사가 상당한 시간과 비용을 들여 연구개발한 이상 해당 회로도 또는 회로도 파일 등의 기술정보들은 甲 회사의 영업비밀에 해당한다고 한 사례(대법원ﾠ2009.10.29.ﾠ선고ﾠ2007도6772ﾠ판결)가 있다.

다. 영업비밀 침해를 어떻게 예방할 수 있나?

영업비밀이 문제된 경우는 주로 회사 임직원의 퇴직이나 이직으로 영업비밀이 유출되는 사건, 협력업체를 통하여 영업비밀이 유출되는 사건이 대부분이다.

임직원의 퇴직이나 이직과 관련하여 영업비밀이 문제되는 경우를 예방하기 위하여 근로계약서 상에 근로자의 전직이나 경업을 금지하는 약정을 사전에 맺기도 하는데, 과도하게 이직 금지 기간을 설정하는 경우에는 근로자의 직업 선택의 자유를 과도하게 침해하게 되므로 그러한 약정은 무효가 된다. 다만 대법원 판례상 퇴직시부터 1년 정도의 짧은 기간 동안 이직을 금지하는 약정의 경우에는 유효하다.

또한, 추가적으로 영업비밀보호를 위하여, 근로자에게 연구개발에 대한 비밀유지 서약서를 받는다거나, 근로자가 퇴직시 비밀유지에 대한 각서를 받아 두는 것이 좋다.

협력업체와 관련하여 영업비밀이 문제되는 경우를 예방하기 위하여 계약서 등에서 비밀유지의무를 반드시 명시하여야 한다. 계약 관계에 있는 경우 영업비밀에 관해선 부정경쟁방지법 제2조 제3호 라.목 내지 바.목에서 규정하고 있다. 계약을 하기 전에는 신의칙에 의하여 비밀유지의무가 부과되기도 하지만 최소한 양해각서(MOU)를 통하여라도 비밀유지의무를 규정해 놓는 것이 안전하다. 또한, 계약상 비밀유지의무는 계약이 종료된 후에도 존속됨을 계약서에 분명하게 명시해 주어야 한다.

특히, 공동연구개발을 하는 협력계약이나 연구용역을 맡기는 위탁계약의 경우, 영업비밀에 관한 비밀유지의무를 반드시 계약서 상에 명시하여야 한다. 또한, 연구개발의 결과물 또는 개량발명에 대하여 누가 특허 등 지식재산권을 보유할 것인지에 대한 약정도 중요하지만, 개발 결과물에 대한 비밀유지의무를 명확하게 규정할 필요가 있다.

회사가 합병이 되는 경우도 문제이다. 합병 과정에서 영업 일체는 포괄적 이전이 되기 때문에 영업비밀이 문제가 될 수 있다. 가령 원청 업체 A에서 하청 업체 B에게 준 영업비밀은 하청 업체 B가 원청 업체의 경쟁사 C와 합병이 되면 자동으로 경쟁사 C에게 넘어가게 된다. 따라서, 계약서 상에는 계약 상대방이 제3자와 합병하는 경우 자동으로 계약이 해지되며, 비밀유지의무는 해지된 이후에도 존속된다는 것과 해지 후 영업비밀 자료는 폐기하거나 반환할 것을 명확하게 규정하고 있어야 한다.

마지막으로, 직무발명에 대하여 정당한 보상을 하고 인센티브를 명확하게 규정하여, 임·직원들이 외부에 영업 비밀을 유출하지 않으면서도 회사에 대하여 만족할 수 있는 근로환경을 조성해 주는 것이 바람직하다.